一直以来涉外定牌加工是否构成商标法意义上的商标使用行为，对很多从事定牌加工的中国企业，尤其是此类案件较多的江苏、浙江、上海、广东等地企业来说都是个值得关注的问题。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。对涉外定牌加工是否构成商标法意义上的商标使用的认定，从最高人民法院2015年“PRETUL”案到2019年中国法院10大知识产权案之一的“HONDAKIT”案，出现了不同的裁判思路。

一、香港莱斯防盗产品国际有限公司（下称“莱斯公司”）诉浦江亚环锁业有限公司（下称“亚环公司”）侵害商标权纠纷案

案情简介：莱斯公司系第3071808号第6类“家具用金属附件；五金锁具；挂锁；金属锁（非电）”等“PRETUL及椭圆图形”商标权人，注册有效期限自2003年5月21日至2013年5月20日止。2010年8月10日，亚环公司与墨西哥储伯荷拉密斯塔斯公司（下称“储伯公司”）签订“售货确认书”，约定亚环公司按照储伯公司要求为其提供挂锁。储伯公司在墨西哥注册的类别为第6类第770611号的“PRETUL”商标于2002年11月27日核准，出具的商标授权申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口至墨西哥。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的，分别在其挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标及挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标等被控侵权挂锁。2011年1月30日，莱斯公司以亚环公司未经许可，擅自生产、销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，诉至法院。

最高院认为，亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

该案中，亚环公司使用与涉案商标相同、近似商标的行为是否属于商标法意义上的使用，宁波中院、浙江高院与最高院的认定虽有不同意见。但一审、二审判决中对于商标使用行为的认定本质上是相同的。宁波中院一审判决实质上已经认定了不在中国市场销售流通的商标使用行为属于商标法意义上的使用，判决部分不构成商标侵权的原因是基于商标相同或近似的判断。而这点也在接下来的二审判决中，被浙江高院给予了肯定。而2015年11月26日，最高人民法院在PRETUL再审案中，明确商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。仅属物理贴附行为，且不在中国市场上销售的行为，不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品的来源产生混淆和误认的可性能，商标不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用行为。

自此之后，此类案件的审判便趋向于认定涉外贴牌加工中的商标贴附行为不属于商标法意义上的商标使用。而在最新的关于涉外定牌加工的侵权认定中，最高院的裁判思路再次发生了变化。2019年的本田技研株式会社与重庆恒胜鑫贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司的HONDAKIT侵害商标权纠纷案是裁判方向的重要转变。

二、本田技研工业株式会社（下称“本田株式会社”）与被告重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（下称“恒胜鑫泰公司”）、重庆恒胜集团有限公司（下称“恒胜集团公司”）侵害商标权纠纷

案情简介：本田株式会社项下第314940号注册商标权，核定使用类别为第12类，核定使用商品包括飞机、船舶、车辆和其他运输工具等，该商标专用权期限经续展至2018年5月29日。第1198975号注册商标权，核定使用商品类别为第12类，核定使用商品包括车辆、陆用机动运载器、空用机动运载器、水用机动运载器、汽车、摩托车等，该商标专用权期限经续展至2018年8月13日。第503699号注册商标，核定使用商品类别为第12类，核定使用商品包括摩托车、拖拉机以及上述商品零部件等，该商标专用权期限经续展至2019年11月9日。2016年4月3日，恒胜鑫泰公司与缅甸美华公司签订《销售合同》，实为涉外定牌加工合同，约定恒胜鑫泰公司按照缅甸美华公司要求提供摩托车，并由己于2014年6月23日向缅甸曼德勒市合同文书登记处对“HONDAKIT”商标进行注册登记并予以公示，类别是车辆等商品的缅甸商标权人吴德孟昂出具《授权委托书》并载明，由缅甸美华公司委托恒胜集团公司加工生产涉案的摩托车散件，并贴附吴德孟昂作为权利人的“HONDAKIT”注册商标。2016年6月28日，昆明海关下属的瑞丽海关查获在申报出口的一批摩托车，商标标识为“HONDAKIT”。2016年9月13日，本田株式会社以侵犯商标权为由向法院提起诉讼。

本案经过二审及再审，德宏傣族景颇族自治州中院、云南高院及最高院再次对涉外定牌加工中的商标使用是否构成侵权作出了认定。

最高院认为，商标法第四十八条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

结合与PRETUL案的审判标准，最高法的思路依然遵循商标法保护商标识别性的基本功能。而对物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，即只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。同时对于是否在中国市场流通，我国的相关公众对商品或服务的来源产生混淆和误认的可能性判断，应符合当前中国的经济发展和社会现状，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。实质上将相关公众仍局限在了中国消费者的范围，只是非局限在境内的范围。

笔者认为，最高院这一论述深层次的背后，在于我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的要求，尤其是自2018年开始至今的中美贸易战以及《中美贸易协定》的签署，使得自上而下，都在强调保护知识产权。通过HONDAKIT案，不难看出法院对涉外定牌加工行为是否构成商标法意义上的商标使用不再做单一的定调，而是在遵照商标法规定的大前提下，依据当前国内和国际经济的形势，结合生产方式、市场和消费形式的变化，依据个案的不同进行具体地分析。在此也提醒广大受托方，在接受境外订单时，除了需要审视目的地国商标注册及授权行为的真实性，同时也要审视本国的商标注册状况，以做必要的避让措施，防止遭受知识产权纠纷。